A pena di decadenza il marchio deve formare oggetto di uso effettivo da parte del titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato, entro cinque anni dalla registrazione, e tale uso non deve essere sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, salvo che il mancato uso non sia giustificato da un motivo legittimo.
Nel caso di un marchio internazionale designante l'Italia e registrato ai sensi dell'accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi, testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, o del relativo protocollo del 27 giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169, il termine indicato al comma 1 decorre dalla data in cui scade il termine per l'Ufficio italiano brevetti e marchi per formulare il rifiuto provvisorio di cui all'articolo 171 o, qualora la registrazione sia stata oggetto di rifiuto provvisorio, dalla data in cui l'Ufficio italiano brevetti e marchi conferma la tutela in Italia della registrazione internazionale in modo definitivo.
Nel caso di marchi collettivi o di certificazione, i requisiti di cui al comma 1 sono soddisfatti quando l'uso effettivo è effettuato da un soggetto legittimato all'uso.
Ai fini di cui al presente articolo sono equiparati all'uso del marchio l'uso dello stesso in forma modificata ancorché non registrata, che non ne alteri il carattere distintivo, nonché l'apposizione nello Stato del marchio sui prodotti o sulle loro confezioni o imballaggi ai fini dell'esportazione di essi.
Salvo il caso di diritti acquistati sul marchio da terzi con il deposito o con l'uso, la decadenza non può essere fatta valere qualora fra la scadenza del quinquennio di non uso e la proposizione della domanda o dell'eccezione di decadenza sia iniziato o ripreso l'uso effettivo del marchio. Tuttavia se il titolare effettua i preparativi per l'inizio o per la ripresa dell'uso del marchio solo dopo aver saputo che sta per essere proposta la domanda o eccezione di decadenza, tale inizio o ripresa non vengono presi in considerazione se non effettuati almeno tre mesi prima della proposizione della domanda o eccezione di decadenza; tale periodo assume peraltro rilievo solo se decorso successivamente alla scadenza del quinquennio di mancato uso.
Inoltre, neppure avrà luogo la decadenza per non uso se il titolare del marchio non utilizzato sia titolare, in pari tempo, di altro o altri marchi simili tuttora in vigore di almeno uno dei quali faccia effettiva utilizzazione per contraddistinguere gli stessi prodotti o servizi.
Spiegazione
Il titolare deve usare davvero il marchio per i prodotti o i servizi registrati entro cinque anni dalla registrazione e non può poi lasciarlo inutilizzato per cinque anni consecutivi, salvo un motivo legittimo. Per i marchi internazionali che designano l’Italia, il termine decorre dalla scadenza del periodo concesso all’Ufficio italiano brevetti e marchi per un eventuale rifiuto provvisorio oppure, se il rifiuto è stato formulato, dalla conferma definitiva della tutela. L’uso può essere compiuto con il consenso del titolare, da chi è autorizzato per un marchio collettivo o di certificazione, oppure in una forma modificata che non ne cambi la capacità distintiva; vale anche l’apposizione in Italia sui prodotti destinati all’esportazione. La decadenza può essere evitata in alcune circostanze, tra cui la ripresa tempestiva dell’uso o l’uso di un altro marchio simile del titolare per gli stessi prodotti o servizi.
Perché esiste questa norma
La norma evita che un marchio resti riservato sulla carta senza essere realmente utilizzato, ostacolando chi intende usarlo sul mercato. Al tempo stesso tutela il titolare quando il mancato uso ha una giustificazione o ricorrono le condizioni previste per conservare il diritto.
Domande frequenti
Quanto tempo posso lasciare inutilizzato un marchio registrato?
Devi iniziare a usarlo entro cinque anni dalla registrazione e non puoi poi sospenderne l’uso per cinque anni consecutivi. Un motivo legittimo può giustificare il mancato uso.
Da quando decorrono i cinque anni per un marchio internazionale che designa l’Italia?
Decorrono dalla scadenza del termine concesso all’Ufficio italiano brevetti e marchi per comunicare un rifiuto provvisorio. Se il rifiuto è stato comunicato, decorrono dalla conferma definitiva della tutela in Italia.
Se il marchio viene usato da un distributore o da un licenziatario, l’uso conta?
Sì, se l’uso avviene con il consenso del titolare. Per un marchio collettivo o di certificazione, è sufficiente che lo usi un soggetto legittimato.
Conta se uso il marchio con una piccola modifica o solo sui prodotti da esportare?
Sì, se la modifica non ne altera il carattere distintivo. Conta anche l’apposizione del marchio in Italia sui prodotti, sulle confezioni o sugli imballaggi destinati all’esportazione.
Se riprendo a usare il marchio poco prima della richiesta di decadenza, posso conservarlo?
La ripresa effettiva prima della richiesta può impedire la decadenza, salvo diritti acquistati da terzi. Se hai iniziato i preparativi dopo aver saputo della richiesta imminente, l’uso conta solo se avviato almeno tre mesi prima. La decadenza non opera inoltre se possiedi e usi un altro marchio simile per gli stessi prodotti o servizi.