Art. 184-quinquies — Prova d'uso

Nei procedimenti per la dichiarazione di nullità basata su un marchio d'impresa registrato con una data di deposito o di priorità anteriore ai sensi dell'articolo 184-bis, comma 3, lettera b), su istanza del titolare del marchio d'impresa posteriore, il titolare del marchio d'impresa anteriore fornisce la prova che, nel corso dei cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda di dichiarazione di nullità, il marchio d'impresa anteriore è stato oggetto di uso effettivo a norma dell'articolo 24 per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato e su cui si fonda la domanda, o che sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso, a condizione che la procedura di registrazione del marchio anteriore, alla data di presentazione della domanda di dichiarazione di nullità, fosse conclusa da almeno cinque anni.

Qualora, alla data di deposito o di priorità del marchio d'impresa posteriore, il termine di cinque anni durante il quale il marchio d'impresa anteriore doveva essere oggetto di uso effettivo, sia scaduto, il titolare del marchio d'impresa anteriore, oltre alla prova a norma del comma 1, fornisce la prova che il marchio è stato oggetto di uso effettivo nel corso del termine dei cinque anni precedenti la data di deposito o di priorità, o che sussistevano motivi legittimi per il suo mancato uso.

In mancanza delle prove di cui ai commi 1 e 2, da fornire entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'istanza da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, la domanda di nullità sulla base di un marchio anteriore è respinta.

Se il marchio d'impresa anteriore è stato usato conformemente all'articolo 24 solo per una parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, ai fini dell'esame della domanda di nullità si intende registrato soltanto per tale parte dei prodotti o servizi.

I commi da 1 a 4 del presente articolo si applicano anche nel caso in cui il marchio d'impresa anteriore sia un marchio UE. In tal caso, l'uso effettivo del marchio UE è determinato a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2017/1001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017.

L'istanza del titolare del marchio d'impresa posteriore per ottenere la prova dell'uso effettivo del marchio anteriore, di cui al comma 1, deve essere presentata entro il termine assegnato dall'Ufficio italiano brevetti e marchi ai sensi dell'articolo 184-quater, comma 1.

Testo vigente al 17 giugno 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →

Spiegazione

Se si chiede di annullare un marchio più recente sulla base di uno anteriore, il titolare del marchio anteriore può essere chiamato a dimostrare che lo ha usato davvero nei cinque anni prima della domanda di nullità, oppure che aveva una ragione legittima per non usarlo. Se al deposito o alla priorità del marchio più recente era già scaduto il periodo iniziale di cinque anni per iniziare l’uso, deve dimostrare l’uso anche nei cinque anni precedenti quella data. Le prove vanno presentate entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’Ufficio; la richiesta di provarne l’uso deve però essere presentata entro il termine assegnato dall’Ufficio. Se l’uso riguarda solo alcuni prodotti o servizi, la tutela del marchio anteriore vale, ai fini della procedura, solo per quelli.

Perché esiste questa norma

La norma evita che un marchio rimasto inutilizzato possa essere usato per bloccare o far annullare un marchio successivo. Al tempo stesso, consente al titolare del marchio anteriore di giustificare il mancato uso e limita la contestazione ai prodotti o servizi per cui il marchio è stato effettivamente usato.

Domande frequenti

Chi deve dimostrare che il marchio anteriore è stato usato?

Il titolare del marchio anteriore, quando il titolare del marchio più recente chiede la prova d’uso nei termini assegnati dall’Ufficio.

Quale periodo di uso devo dimostrare?

Di regola, i cinque anni prima della domanda di nullità. Se al deposito o alla priorità del marchio più recente era già scaduto il periodo iniziale di cinque anni per iniziare l’uso, occorre provare anche l’uso nei cinque anni precedenti quella data.

Quanto tempo ho per presentare le prove?

Sessanta giorni dalla comunicazione dell’istanza da parte dell’Ufficio. È un termine distinto da quello entro cui il titolare del marchio più recente deve chiedere la prova d’uso.

Che cosa succede se il marchio è stato usato solo per alcuni prodotti?

Ai fini della domanda di nullità, il marchio anteriore è considerato registrato soltanto per i prodotti o servizi per cui è stato usato conformemente alle regole sull’uso effettivo.

La regola vale anche se il marchio anteriore è un marchio UE?

Sì. Anche per un marchio UE si può chiedere la prova d’uso; l’uso effettivo è valutato secondo la disciplina europea richiamata dalla norma.

Richiamato da

Sezione II-Bis — Decadenza e nullità dei marchi d'impresa registrati