Nei procedimenti di decadenza per non uso del marchio ai sensi dell'articolo 24 del Codice, se il titolare del marchio contestato non fornisce la prova dell'uso entro il termine assegnato, comprensivo di eventuali proroghe, l'Ufficio accoglie l'istanza.
Nei procedimenti per la dichiarazione di nullità basati su marchi anteriori, ai sensi dell'articolo 184-bis, comma 3, lettera b), del Codice, se l'istante non fornisce la prova dell'uso entro il termine assegnato, comprensivo di eventuali proroghe, l'Ufficio respinge l'istanza ai sensi dell'articolo 184-quinquies, comma 3, del Codice.
Ai fini della prova dell'uso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 53, comma 4.
Spiegazione
Se si chiede che un marchio decada perché non è stato usato, il titolare deve dimostrare l’uso entro il termine assegnato, comprese le eventuali proroghe; altrimenti l’Ufficio accoglie la richiesta. Se invece si chiede la nullità di un marchio sulla base di marchi anteriori, è chi presenta la richiesta a dover provare l’uso entro il termine assegnato. Se non lo fa, l’Ufficio respinge la richiesta. Per stabilire quali prove siano utili valgono le regole richiamate dall’articolo 53, comma 4.
Perché esiste questa norma
La norma chiarisce chi deve provare l’uso del marchio e quali conseguenze derivano dalla mancata prova, distinguendo tra due tipi di procedimento. In questo modo assicura che le decisioni si basino su prove presentate nei tempi stabiliti.
Domande frequenti
Ho chiesto la decadenza di un marchio perché non viene usato: cosa succede se il titolare non presenta prove?
Se il titolare non prova l’uso entro il termine assegnato, comprese le eventuali proroghe, l’Ufficio accoglie la richiesta.
Ho chiesto la nullità di un marchio invocando un mio marchio anteriore: devo dimostrare che lo uso?
Sì. In questo tipo di procedimento spetta a chi chiede la nullità fornire la prova dell’uso entro il termine assegnato.
Se non riesco a produrre le prove entro la scadenza, posso comunque farlo durante una proroga?
La norma considera anche le proroghe eventualmente concesse. La prova deve essere fornita entro il termine applicabile, tenendo conto di quelle proroghe.
Che cosa accade se chi ha chiesto la nullità non dimostra l’uso del marchio anteriore?
L’Ufficio respinge la richiesta di nullità, secondo quanto previsto dall’articolo 184-quinquies, comma 3, del Codice.
Quali documenti possono dimostrare che il marchio è stato usato?
L’articolo rinvia alle regole sulla prova dell’uso indicate nell’articolo 53, comma 4. La loro applicazione dipende dalle circostanze del caso.