Art. 63-octies — Sospensione

Oltre ai casi previsti all'articolo 184-septies del Codice, il procedimento di decadenza o nullità è sospeso nei seguenti casi:

a) durante il termine concesso alle parti per pervenire ad un accordo di conciliazione, ai sensi dell'articolo 63-quinquies, comma 1;

b) quando le parti ne fanno richiesta congiunta, in ogni fase del procedimento, fino ad un massimo di ventiquattro mesi;

c) su domanda del titolare del marchio contestato, quando è pendente, dinanzi all'Ufficio europeo per la proprietà intellettuale, un procedimento di decadenza o di nullità del marchio dell'Unione europea sul quale si fonda l'istanza, fino a che il relativo provvedimento diviene inoppugnabile;

d) nel caso di trasferimento del marchio anteriore su cui si fonda l'istanza di nullità, fino alla scadenza del termine di sessanta giorni assegnato dall'Ufficio al successore nel diritto per fornire la prova del trasferimento;

e) in caso di morte o di perdita della capacità di agire del titolare del marchio contestato o quando detto titolare è sottoposto a procedura di liquidazione giudiziale o quando è emessa nei suoi confronti una sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza;

f) in caso di morte del rappresentante del titolare del marchio contestato o in caso di sopravvenuta impossibilità di rappresentarlo.

Nel caso di cui al comma 1, lettera d), se il titolare non produce la prova del trasferimento, il procedimento prosegue tra le parti originarie. Se l'istante dichiara la sopravvenuta carenza di legittimazione ad agire, l'Ufficio lo avvisa che, se l'istanza non è ritirata entro trenta giorni, essa è respinta ai sensi dell'articolo 173, comma 7, del Codice.

Nel caso di cui al comma 1, lettere e) ed f), i termini non ancora scaduti alla data in cui si è verificata la causa di sospensione ricominciano a decorrere dalla data in cui l'Ufficio comunica la prosecuzione del procedimento.

Nel caso di cui al comma 1, lettera f), il procedimento è sospeso per il termine massimo di tre mesi decorsi i quali, se il rappresentante non è sostituito o non è cessata la causa di sospensione, il procedimento prosegue nei confronti del rappresentato. Se la nomina di un rappresentante è obbligatoria ai sensi dell'articolo 147, comma 3-bis, del Codice in quanto il titolare non ha né il domicilio né la sede nello Spazio economico europeo, l'Ufficio informa il titolare che la richiesta sarà respinta ai sensi dell'articolo 173, comma 7, del Codice in mancanza della nomina di un rappresentante entro tre mesi. Nel caso di marchio registrato, le comunicazioni sono eseguite ai sensi dell'articolo 147, comma 3-quater, del Codice.

Spiegazione

Una procedura per far dichiarare decaduto o nullo un marchio può fermarsi temporaneamente per conciliazione, su richiesta concorde delle parti (per non più di ventiquattro mesi) o mentre si attende la decisione definitiva dell’EUIPO sul marchio dell’Unione europea invocato. Può essere sospesa anche se il marchio anteriore viene trasferito, oppure in caso di morte, incapacità o insolvenza del titolare contestato. Se il trasferimento non è provato entro sessanta giorni, la procedura riprende tra le parti originarie; se chi l’ha avviata dichiara di non essere più legittimato, ha trenta giorni per ritirare l’istanza prima che sia respinta. Per la morte o l’impossibilità del rappresentante, la sospensione dura al massimo tre mesi; in alcuni casi occorre nominare un sostituto entro lo stesso termine.

Perché esiste questa norma

La norma evita che la procedura prosegua quando un accordo, un cambiamento nella titolarità o un impedimento personale può incidere sulla partecipazione delle parti o sulla legittimità della domanda. Al tempo stesso stabilisce limiti e passaggi per contenere i ritardi e consentire la ripresa o la chiusura del procedimento.

Domande frequenti

Possiamo chiedere insieme di fermare la procedura per trattare un accordo?

Sì. La richiesta deve essere congiunta e la sospensione può durare al massimo ventiquattro mesi. È prevista inoltre la sospensione durante il termine concesso per tentare la conciliazione.

Il marchio dell’Unione europea su cui si basa la domanda è contestato all’EUIPO: cosa succede?

Il titolare del marchio contestato può chiedere la sospensione. La procedura resta ferma finché la decisione dell’EUIPO diventa inoppugnabile.

Il marchio anteriore è stato trasferito: chi deve dimostrarlo e in quanto tempo?

L’Ufficio assegna al successore nel diritto sessanta giorni per provare il trasferimento. Se la prova non viene fornita, la procedura prosegue tra le parti originarie.

Se non sono più legittimato a presentare la domanda dopo il trasferimento, posso ritirarla?

Sì. Dopo la dichiarazione di carenza di legittimazione, l’Ufficio avvisa che l’istanza va ritirata entro trenta giorni; altrimenti viene respinta.

Se muore il mio rappresentante, oppure non può più assistermi, quanto resta ferma la procedura?

La sospensione dura al massimo tre mesi. Se il rappresentante non viene sostituito e l’impedimento non cessa, la procedura riprende nei confronti del titolare; se la rappresentanza è obbligatoria, occorre nominarne uno entro tre mesi per evitare il rigetto della richiesta.