Art. 184-quater — Esame della domanda di decadenza o di nullità e decisioni
L'Ufficio italiano brevetti e marchi, verificate la ricevibilità e l'ammissibilità dell'istanza di decadenza o di nullità, comunica detta istanza alle parti con l'avviso della facoltà di raggiungere un accordo di conciliazione entro due mesi dalla data della comunicazione, prorogabili, su istanza comune delle parti, fino al termine massimo di un anno.
Alla comunicazione prevista dal comma 1 è allegata copia dell'istanza di decadenza o di nullità.
In assenza di accordo ai sensi del comma 1, il titolare del marchio di cui è chiesta la decadenza o la nullità può presentare per iscritto le proprie deduzioni entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione.
In caso di più istanze di decadenza o nullità relative allo stesso marchio, le domande successive alla prima sono riunite a questa.
Al termine del procedimento di decadenza o nullità, l'Ufficio italiano brevetti e marchi se accoglie la domanda, accerta la decadenza o dichiara la nullità della registrazione del marchio in tutto o in parte o dispone il trasferimento della titolarità della registrazione nel caso in cui sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 184-bis, comma 4, lettera c). Nel caso di registrazione internazionale, l'Ufficio italiano brevetti e marchi dà comunicazione della decisione all'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI).
L'Ufficio italiano brevetti e marchi, con il provvedimento di cui al comma 5, pone a carico della parte soccombente il rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme alle spese di rappresentanza professionale nel procedimento, nella misura massima individuata con decreto del Ministero dello sviluppo economico.
I provvedimenti che accertano la decadenza o dichiarano la nullità della registrazione o trasferiscono la titolarità della registrazione di un marchio sono annotati nel registro.
Spiegazione
L’Ufficio verifica che la richiesta di decadenza o nullità sia ricevibile e ammissibile, poi la comunica alle parti insieme a una copia. Da quel momento le parti hanno due mesi per cercare un accordo; su richiesta congiunta, il termine può essere prorogato fino a un anno. Se non raggiungono un accordo, il titolare del marchio può presentare le proprie osservazioni entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione. L’Ufficio decide se accogliere la richiesta, anche solo in parte, e può disporre il trasferimento del marchio nei casi previsti; la decisione viene annotata nel registro e, per i marchi internazionali, comunicata all’OMPI.
Perché esiste questa norma
La norma organizza un procedimento che consente alle parti di tentare prima una soluzione concordata e garantisce al titolare la possibilità di esporre le proprie ragioni. Regola inoltre gli effetti della decisione, la pubblicità nel registro e il rimborso delle spese, favorendo certezza e trasparenza sulla titolarità e validità dei marchi.
Domande frequenti
Quanto tempo abbiamo per trovare un accordo?
Due mesi dalla comunicazione dell’istanza. Le parti possono chiedere insieme una proroga, fino a un massimo di un anno.
Se non troviamo un accordo, entro quando può rispondere il titolare del marchio?
Il titolare può presentare deduzioni scritte entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione dell’Ufficio. Questo termine è distinto da quello previsto per cercare un accordo.
Se sono state presentate più richieste contro lo stesso marchio, si svolgono procedimenti separati?
No. Le richieste successive alla prima vengono riunite alla prima e trattate insieme.
L’Ufficio può annullare solo una parte della registrazione?
Sì. Se accoglie la richiesta, può dichiarare la nullità o accertare la decadenza per l’intera registrazione oppure soltanto per una sua parte.
Chi paga le spese del procedimento e cosa accade per un marchio internazionale?
L’Ufficio pone il rimborso delle spese a carico della parte soccombente e ne determina l’importo, comprese le spese di rappresentanza professionale entro i limiti previsti. Per una registrazione internazionale, comunica la decisione all’OMPI.