Il titolare di un marchio d'impresa anteriore ai sensi dell'articolo 12 e il titolare di un diritto di preuso che importi notorietà non puramente locale, i quali abbiano, durante cinque anni consecutivi, tollerato, essendone a conoscenza, l'uso di un marchio posteriore registrato uguale o simile, non possono domandare la dichiarazione di nullità del marchio posteriore né opporsi all'uso dello stesso per i prodotti o servizi in relazione ai quali il detto marchio è stato usato sulla base del proprio marchio anteriore o del proprio preuso, salvo il caso in cui il marchio posteriore sia stato domandato in mala fede. Il titolare del marchio posteriore non può opporsi all'uso di quello anteriore o alla continuazione del preuso.
La disciplina del comma 1 si applica anche al caso di marchio registrato in violazione degli articoli 8 e 14, comma 1, lettera c).
Spiegazione
Se chi ha un marchio anteriore o un preuso noto oltre l’ambito locale sa che un altro usa un marchio uguale o simile, ma ne tollera l’uso per cinque anni consecutivi, perde la possibilità di chiederne la nullità o di impedirne l’uso. La regola vale soltanto per i prodotti o servizi per i quali il marchio successivo è stato usato. Non si applica se il marchio successivo è stato richiesto in mala fede. La stessa disciplina riguarda anche alcune registrazioni in violazione degli articoli 8 e 14, comma 1, lettera c; il titolare del marchio successivo, a sua volta, non può impedire l’uso del marchio anteriore o la prosecuzione del preuso.
Perché esiste questa norma
La norma tutela la certezza dei rapporti e chi ha fatto affidamento, per un periodo prolungato, sulla mancata opposizione del titolare anteriore. Al tempo stesso impedisce che la tolleranza diventi uno strumento per legittimare una registrazione richiesta in mala fede e preserva l’uso del segno anteriore.
Domande frequenti
Ho scoperto solo ora che un’impresa usa da anni un marchio simile al mio: ho perso ogni possibilità di contestarlo?
Non necessariamente. Il termine rileva se hai conosciuto l’uso e lo hai tollerato per cinque anni consecutivi. Se non ne eri a conoscenza, questa preclusione non opera.
Dopo cinque anni posso contestare il marchio per qualsiasi prodotto?
No. La preclusione riguarda i prodotti o servizi per i quali il marchio successivo è stato usato. Non si estende automaticamente ad altri prodotti o servizi.
Se il marchio successivo è stato richiesto in mala fede, vale comunque la regola dei cinque anni?
No. La norma esclude espressamente la preclusione quando la domanda del marchio successivo è stata presentata in mala fede.
Chi usava un segno prima che un altro lo registrasse può continuare a usarlo?
Sì. Il titolare del marchio successivo non può opporsi all’uso del marchio anteriore né alla continuazione del preuso.
La regola vale anche se la registrazione successiva viola altre norme sui marchi?
Sì, si applica anche alle registrazioni in violazione degli articoli 8 e 14, comma 1, lettera c, nei termini previsti dalla norma.