Art. 122-bis — Legittimazione all'azione di contraffazione del licenziatario
Fatte salve le clausole del contratto di licenza, il licenziatario può avviare un'azione per contraffazione di un marchio d'impresa soltanto con il consenso del titolare del medesimo. Il titolare di una licenza esclusiva può tuttavia avviare una siffatta azione se il titolare del marchio, previa messa in mora, non avvia un'azione per contraffazione entro termini appropriati.
Il licenziatario può intervenire nell'azione per contraffazione avviata dal titolare del marchio per ottenere il risarcimento del danno da lui subito.
Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano ai soggetti abilitati all'uso di marchi collettivi, di cui all'articolo 11.
Spiegazione
Di regola, chi ha una licenza per usare un marchio non può fare causa per contraffazione senza il consenso del titolare, salvo quanto stabilito nel contratto. Chi ha una licenza esclusiva può agire anche senza quel consenso se, dopo aver messo formalmente in mora il titolare, questi non avvia un’azione entro un tempo adeguato. Se il titolare ha già avviato la causa, il licenziatario può parteciparvi per chiedere il risarcimento dei propri danni. Le stesse regole valgono per chi è autorizzato a usare un marchio collettivo.
Perché esiste questa norma
La norma coordina la tutela giudiziaria del marchio con i diritti del titolare e quelli di chi lo usa in licenza. Consente al licenziatario esclusivo di intervenire contro la contraffazione quando il titolare resta inattivo, e permette a chi ha subito un danno di chiederne il ristoro.
Domande frequenti
Ho una licenza non esclusiva: posso fare causa a chi copia il marchio?
In linea generale, puoi avviare l’azione solo con il consenso del titolare. Occorre però verificare anche le clausole del contratto di licenza, che possono disciplinare diversamente la questione.
Ho una licenza esclusiva e il titolare non reagisce: posso agire io?
Sì, se prima metti formalmente in mora il titolare e lui non avvia un’azione entro un tempo appropriato. La norma non fissa un numero preciso di giorni.
Il titolare ha già fatto causa: posso chiedere il risarcimento dei miei danni?
Puoi intervenire nell’azione avviata dal titolare per chiedere il risarcimento del danno che hai subito.
Il contratto di licenza dice che posso agire senza consenso: vale questa clausola?
La norma fa salve le clausole del contratto. Per stabilire se la clausola consente di agire e a quali condizioni, bisogna esaminare il testo dell’accordo.
Queste regole valgono anche per chi usa un marchio collettivo?
Sì. Si applicano anche ai soggetti autorizzati a usare marchi collettivi.