I marchi di impresa registrati prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, sono soggetti, in quanto alle cause di nullità, alle norme di legge anteriori.
Non può essere dichiarata la nullità del marchio se anteriormente alla proposizione della domanda principale o riconvenzionale di nullità, il segno, a seguito dell'uso che ne sia stato fatto, abbia acquistato carattere distintivo.
Non può essere dichiarata la nullità del marchio se il marchio anteriore sia scaduto da oltre due anni ovvero tre se si tratta di marchio collettivo o possa considerarsi decaduto per non uso anteriormente alla proposizione della domanda principale o riconvenzionale di nullità.
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 48 del regio decreto 29 giugno 1942, n. 929, come sostituito dal decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore dello stesso.
Spiegazione
Per i marchi registrati prima dell’entrata in vigore della riforma del 1992, le ragioni per chiederne la nullità si valutano secondo le regole precedenti. Un marchio non può essere annullato se, prima che venga presentata la domanda di nullità, l’uso gli ha fatto acquistare capacità distintiva. Neppure un marchio anteriore può fondare la nullità se è scaduto da oltre due anni, o da oltre tre se collettivo, oppure se era già suscettibile di decadenza per mancato uso. Per una specifica disposizione del decreto del 1992, il termine di cinque anni decorre dalla sua entrata in vigore.
Perché esiste questa norma
La norma coordina le regole nuove con quelle precedenti, tutelando l’affidamento legato ai marchi già registrati. Evita inoltre che si annulli un marchio diventato riconoscibile con l’uso o sulla base di un marchio anteriore ormai scaduto o non utilizzato.
Domande frequenti
Il mio marchio è stato registrato prima della riforma del 1992: quali regole si applicano per contestarne la validità?
Per le cause di nullità si applicano le norme di legge anteriori alla riforma.
Un marchio inizialmente poco distintivo può essere salvato se è diventato riconoscibile grazie all’uso?
Sì, se aveva acquistato carattere distintivo attraverso l’uso prima della presentazione della domanda principale o riconvenzionale di nullità.
Posso chiedere la nullità usando come riferimento un marchio anteriore scaduto da due anni?
La norma impedisce di fondare la nullità su un marchio scaduto da oltre due anni. Per un marchio collettivo, la soglia è di oltre tre anni; il decorso si valuta prima della domanda di nullità.
Se il marchio anteriore non viene più usato, può comunque servire a far annullare il mio?
No, se prima della domanda di nullità quel marchio poteva considerarsi decaduto per non uso.
Da quando si calcolano i cinque anni menzionati per l’applicazione della disposizione richiamata?
Il termine decorre dall’entrata in vigore del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480.