Qualora, a seguito dell'esame effettuato ai sensi dell'articolo 171 del Codice, l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ritenga che il marchio non possa essere registrato, in tutto o in parte, comunica all'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale un rifiuto provvisorio ex officio alla registrazione internazionale. Il provvedimento deve contenere l'indicazione dei motivi sui quali si basa il rifiuto, con riferimento alle condizioni di registrabilità dei marchi nazionali, oggetto di accertamento ai sensi dell'articolo 170, comma 1, lettera a) del Codice, ed il termine entro il quale il titolare della registrazione internazionale, tramite un mandatario nominato ai sensi dell'articolo 201 del Codice, può presentare le proprie deduzioni.
Se il titolare della registrazione internazionale, previa indicazione o elezione di domicilio ai sensi dell'articolo 197, comma 1 del Codice, non presenta le proprie deduzioni nel termine di cui al comma 1, ovvero se l'Ufficio ritiene di non dover accogliere le deduzioni formulate, l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi emette un provvedimento di conferma del rifiuto, che è comunicato al titolare della registrazione internazionale o al suo mandatario nominato ai sensi dell'articolo 201 del Codice. Contro tale provvedimento è ammesso ricorso alla Commissione dei ricorsi, ai sensi degli articoli 135 e seguenti del Codice, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento. Se il rifiuto riguarda soltanto una parte dei prodotti e servizi, il provvedimento di rifiuto indica i prodotti e i servizi per i quali il marchio non è registrabile.
Al termine del procedimento avviato con l'emissione ex officio di un rifiuto provvisorio alla registrazione l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi invia all'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale:
a) una notifica di ritiro del rifiuto provvisorio, se ritiene che sussistano le condizioni per assicurare la protezione del marchio in Italia;
b) una notifica di rifiuto definitivo, se ritiene che il marchio non sia registrabile in Italia e il provvedimento di conferma del rifiuto di cui al comma 2, comunicato al titolare della registrazione internazionale o al mandatario, sia divenuto inoppugnabile per decorso dei termini di impugnazione o si siano conclusi gli eventuali ricorsi proposti avverso tale provvedimento. Se il rifiuto riguarda soltanto una parte dei prodotti e servizi, il provvedimento di rifiuto indica i prodotti e i servizi per i quali il marchio non è registrabile.
Spiegazione
Quando l’Ufficio ritiene che un marchio internazionale non possa essere protetto in Italia, comunica un rifiuto provvisorio all’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, spiegandone i motivi e indicando entro quando il titolare, tramite un mandatario, può presentare osservazioni. Se le osservazioni non arrivano in tempo o non vengono accolte, l’Ufficio conferma il rifiuto e lo comunica al titolare o al mandatario. Da questa comunicazione decorrono 60 giorni per presentare ricorso alla Commissione dei ricorsi. Alla conclusione della procedura, l’Ufficio informa l’Organizzazione se ritira il rifiuto oppure, dopo che la conferma è divenuta inoppugnabile, se lo rende definitivo; un rifiuto parziale deve indicare i prodotti o servizi interessati.
Perché esiste questa norma
La norma tutela il titolare del marchio, garantendogli di conoscere le ragioni dell’obiezione e di presentare osservazioni e ricorso. Al tempo stesso disciplina il coordinamento con l’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale e chiarisce quando il rifiuto diventa definitivo.
Domande frequenti
Ho ricevuto un rifiuto provvisorio: significa che il marchio è già respinto definitivamente?
No. È una comunicazione iniziale dei motivi per cui l’Ufficio dubita che il marchio possa essere protetto in Italia. Il titolare può presentare osservazioni entro il termine indicato.
Chi può presentare le osservazioni per il titolare?
Le osservazioni devono essere presentate tramite un mandatario nominato secondo le regole richiamate dall’articolo. Il titolare deve inoltre indicare o eleggere un domicilio.
Entro quanto tempo posso fare ricorso contro la conferma del rifiuto?
Il ricorso alla Commissione dei ricorsi va presentato entro 60 giorni dalla data in cui il titolare o il mandatario riceve la comunicazione del provvedimento di conferma.
Il rifiuto riguarda solo alcuni dei prodotti o servizi: cosa succede agli altri?
Il provvedimento deve specificare quali prodotti o servizi non sono registrabili. Il rifiuto, quindi, può essere limitato a una parte della richiesta.
Quando l’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale viene informata dell’esito finale?
Conclusa la procedura, l’Ufficio comunica il ritiro del rifiuto se ritiene possibile concedere protezione in Italia. Comunica invece il rifiuto definitivo quando la conferma non è più impugnabile o i ricorsi sono terminati.
Richiamato da
Regolamento del Codice della Proprietà Industrialeart. 50