Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare:
a) quelli che consistono esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio;
b) quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio.
In deroga al comma 1 . . . possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che prima della domanda di registrazione, a seguito dell'uso che ne sia stato fatto, abbiano acquistato carattere distintivo.
Il marchio non può essere dichiarato o considerato nullo se prima della proposizione della domanda o dell'eccezione di nullità, il segno che ne forma oggetto, a seguito dell'uso che ne è stato fatto, ha acquistato carattere distintivo.
Il marchio decade se, per il fatto dell'attività o dell'inattività del suo titolare, sia divenuto nel commercio denominazione generica del prodotto o servizio o abbia comunque perduto la sua capacità distintiva.
Spiegazione
Un marchio deve permettere ai clienti di riconoscere l’origine di un prodotto o servizio. Non si possono registrare, di regola, parole ormai comuni, nomi generici o indicazioni che descrivono caratteristiche come qualità, destinazione o provenienza. Un segno inizialmente privo di distintività può però essere registrato se, prima della domanda, l’uso lo ha reso riconoscibile come marchio. Può anche evitare la nullità se acquista distintività prima che questa venga richiesta; al contrario, può decadere se diventa un nome generico o perde la propria capacità distintiva.
Perché esiste questa norma
La norma evita che un’impresa si appropri di parole che servono a descrivere prodotti e servizi o che tutti devono poter usare. Allo stesso tempo, tutela i segni che il pubblico ha imparato a riconoscere come indicazione dell’origine commerciale e impedisce che restino protetti quando perdono tale funzione.
Domande frequenti
Posso registrare come marchio il nome comune del prodotto che vendo?
Di regola no: un nome generico deve restare utilizzabile da tutti gli operatori. La registrazione può essere possibile se, prima della domanda, l’uso ha fatto sì che il pubblico riconosca quel segno come indicazione della tua impresa.
Una parola che descrive la qualità del prodotto può diventare un marchio?
Di regola non può essere registrata se descrive direttamente una caratteristica del prodotto o servizio. Può fare eccezione se, prima della domanda, ha acquistato distintività grazie all’uso.
Come si dimostra che il pubblico riconosce un segno grazie all’uso?
Possono essere rilevanti elementi concreti, come diffusione delle vendite, pubblicità e riconoscimento del segno da parte dei clienti. La norma richiede che la distintività sia stata acquisita prima della domanda di registrazione.
Un marchio già registrato può essere dichiarato nullo se all’inizio era descrittivo?
Non se, prima della richiesta o dell’eccezione di nullità, l’uso ha reso il segno distintivo. Il momento in cui la distintività viene acquisita è quindi determinante.
Posso perdere un marchio se i clienti cominciano a usare il suo nome per indicare tutti i prodotti simili?
Sì. Il marchio può decadere se, per l’attività o l’inattività del titolare, diventa nel commercio la denominazione generica del prodotto o perde comunque la capacità di distinguere.